Compte à rebours final : la date est arrêtée pour la mise en œuvre d’une refonte du droit canadien des marques de commerce

Le gouvernement canadien a arrêté au 17 juin 2019 la date à laquelle les plus importantes modifications au droit canadien des marques de commerce depuis les 50 dernières années seront enfin mises en œuvre.

Les modifications à venir apporteront des changements substantiels au cadre législatif canadien des marques de commerce qui permettront au Canada de mettre en œuvre le Protocole de Madrid et la classification prévue dans l’Arrangement de Nice et qui visent aussi à simplifier le processus d’enregistrement. Au nombre des principales modifications figurent notamment celles-ci :

• La définition de ce qu’est une marque de commerce enregistrable sera élargie en vue d’inclure une liste de marques non traditionnelles (couleurs, goûts, odeurs, hologrammes), sous réserve de la démonstration d’un caractère distinctif acquis au Canada.

• Le processus de demande de marque de commerce sera simplifié puisqu’il ne sera désormais plus nécessaire d’identifier les motifs de dépôt (l’emploi projeté, l’emploi au Canada et l’enregistrement à l’étranger).

• Les biens et services devront être regroupés conformément à la classification prévue dans l’Arrangement de Nice, mais ils devront toujours être décrits dans les termes ordinaires du commerce. Des droits par classe s’appliqueront au moment du dépôt. Les droits à l’égard d’une demande d’enregistrement déposée en ligne et couvrant une seule classe seront de 330 $ CA, auxquels s’ajouteront des droits de 100 $ CA pour chaque classe additionnelle.

• Le dépôt d’une déclaration d’emploi de la marque de commerce au Canada en tant qu’exigence d’enregistrement sera supprimé. L’emploi de la marque où que ce soit dans le monde ne constituera pas une exigence préalable à l’obtention de l’enregistrement canadien. Cette modification s’appliquera aux demandes en instance actuellement déposées sur la base d’un emploi projeté.

• Il sera possible de diviser les demandes d’enregistrement de marques de commerce, ce qui pourrait faciliter et accélérer le règlement des différends ainsi que le processus d’enregistrement si les parties peuvent diviser et séparer les biens et services non contentieux.

• La durée de renouvellement à l’égard de tout enregistrement de marque de commerce accordé après le 17 juin 2019 sera écourtée, passant de 15 ans à 10 ans. Les droits de renouvellement seront également imposés selon la classe de produits (400 $ CA pour la première classe et 125 $ CA pour chaque classe additionnelle si le renouvellement est fait en ligne).

• La possibilité d’obtenir un enregistrement international dans n’importe lequel des 102 pays membres qui sont parties au Protocole de Madrid en fonction d’une demande ou d’un enregistrement canadien.

Puisque les dispositions ont été introduites en premier lieu en 2014, certaines modifications ont déjà été prévues dans le régime canadien des marques de commerce découlant de la suppression de l’exigence du dépôt de la déclaration d’« emploi » dans le cadre du processus de demande, notamment ce qui suit :

• Les enregistreurs de mauvaise foi (« trolls ») de marques de commerce – ce phénomène a déjà commencé! Plus de 500 dépôts couvrant l’ensemble des 45 classes ont été faits au Canada depuis 2014 (davantage dans les classes 40+) et nous pouvons nous attendre à ce qu’il y en ait encore plus avant la mise en œuvre des droits par classe.

• L’augmentation du nombre d’oppositions, de litiges et d’annulations en raison de non-emploi.

Comme la date butoir du 17 juin 2019 approche, les propriétaires de marques devraient saisir cette occasion tandis qu’ils peuvent encore tirer profit du barème des droits en vigueur. Pour être prêts, nous recommandons ce qui suit :

• Envisager de déposer des demandes visant plusieurs classes avant le 17 juin 2019, pour éviter les nouveaux droits par classe.

• Envisager des dépôts défensifs de marques comme mesure de protection contre les trolls de marques de commerce.

• Les propriétaires d’enregistrements visant plusieurs classes devraient envisager de procéder à un renouvellement anticipé en vue d’éviter de nouveaux droits selon les classes. Bien que le renouvellement anticipé puisse s’avérer économique, il n’aura toutefois pas d’incidence sur la durée de l’enregistrement qui sera écourtée à 10 ans si la date de renouvellement était fixée après le 17 juin 2019.

• Veiller à ce qu’un contrôle canadien adéquat des marques de commerce soit en place pour repérer tôt les trolls de marques de commerce.

• Les propriétaires de marques canadiennes faisant ou prévoyant faire affaire à l’étranger devraient être prêts à utiliser le Protocole de Madrid en vue d’étendre la protection de leurs marques à l’échelle internationale. Vous devriez évaluer votre portefeuille de marques de commerce actuel pour vous assurer que vos demandes et enregistrements de marques de commerce canadiennes couvrent les marques, les biens et les services exacts pour lesquels vous souhaitez obtenir une protection à l’étranger.

• En ce qui concerne les dépôts existants fondés sur l’« emploi projeté », tenez compte de l’incidence de la suppression de l’exigence du dépôt de la déclaration d’emploi. Les prolongements disponibles pourraient être plus appropriés que le dépôt d’une déclaration limitée aux termes de laquelle uniquement certains produits et services pour lesquels la demande est faite sont actuellement employés.